案例评析｜关于发明专利中功能性特征的认定
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导语｜
功能性特征是指不直接限定发明技术方案的结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等，而是通过其在发明创造中所起的功能或者效果对结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等进行限定的技术特征。如果某个技术特征已经限定或者隐含了发明技术方案的特定结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等，即使该技术特征还同时限定了其所实现的功能或者效果，原则上亦不属于功能性特征。 供稿：赵云虎，艾可颂
裁判文书请戳
上诉人群创公司因与被上诉人金渝公司、金扬公司、原审被告茂辉公司侵害发明专利权纠纷一案，不服浙江省宁波市中级人民法院于2020年3月19日作出的（2018）浙02民初463号民事判决，向最高院提起上诉，现已审理终结。
一、专利基本情况：
2003年7月1日，群创公司向国家知识产权局申请涉案专利，并于2007年2月21日获得授权，该专利仍处于有效期内。
2018年3月16日，金扬公司就涉案专利向原国家知识产权局专利复审委员会（以下简称专利复审委员会）提出无效宣告请求。2018年10月26日，专利复审委员会作出第37623号无效决定，在群创公司修改的权利要求的基础上决定维持涉案专利全部有效。
二、一审基本案情：
2018年1月20日，茂辉公司向案外人杭州浙嘉科技有限公司购买8台名称为惠科电视的液晶电视机（型号H32L1、H32S2各四台）并支付6800元货款。2018年1月23日，群创公司向北京市精诚公证处申请保全证据公证。该公证处为此出具（2018）京精诚内经证字第00634号公证书、（2018）京精诚内经证字第00640号公证书。2018年2月1日，群创公司向北京市方圆公证处申请保全证据公证。该公证处为此出具（2018）京方圆内经证字第03609号公证书。应双方当事人申请，原审法院委托双方当事人均认可的国家工业信息安全发展研究中心司法鉴定所（以下简称国工信安司鉴所）对被诉侵权产品的部分技术特征进行鉴定。
关于被诉侵权技术方案是否落入涉案专利权的保护范围，原审法院认为：涉案专利“第一电磁屏蔽层”是一种在发明创造中能起到电磁屏蔽效果的结构，是通过其在发明创造中所起的效果进行限定的结构类技术特征，而本领域技术人员仅通过阅读权利要求不能直接、明确地确定实现电磁屏蔽效果的具体实施方式。因此，“第一电磁屏蔽层”属于功能性特征，应结合说明书和附图进行解释，涉案专利“第一电磁屏蔽层”应解释为在液晶显示器装置原有结构基础上新增的一个具有电磁屏蔽效果的专门层。法鉴定意见明确了被诉侵权技术方案具有电磁屏蔽结构，双方当事人亦确认鉴定检测的具有电磁屏蔽结构的布线系扫描线、公共电极线、数据线，故被诉侵权技术系通过调整液晶显示器装置原有的扫描线、公共电极线、数据线等布线结构达到电磁屏蔽效果，与涉案专利在液晶显示器装置原有结构基础上增设专门电磁屏蔽层达到电磁防护效果的技术手段不相同。
综上，原审法院依法判决：驳回群创公司的诉讼请求。一审案件受理费1000元，鉴定费129000元，均由群创公司负担。
二、二审争议焦点：
原审查明的事实基本属实，最高院予以确认。最高院认为，本案二审的争议焦点为：被诉侵权产品是否落入涉案专利权利要求1的保护范围。具体而言，包括“第一电磁屏蔽层”是否属于功能性特征；被诉侵权产品是否具备“第一电磁屏蔽层”的技术特征。
（一）关于“第一电磁屏蔽层”是否属于功能性特征
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（2016年施行）第八条第一款规定：“功能性特征，是指对于结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等，通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征，但本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的除外”。根据前述规定，功能性特征是指不直接限定发明技术方案的结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等，而是通过其在发明创造中所起的功能或者效果对结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等进行限定的技术特征。如果某个技术特征已经限定或者隐含了发明技术方案的特定结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等，即使该技术特征还同时限定了其所实现的功能或者效果，原则上亦不属于功能性特征。
本案中，涉案专利权利要求1明确限定了“第一电磁屏蔽层”配置在第一基板，且对应配置于第二基板的黑矩阵位置。涉案专利说明书也记载了“电磁屏蔽层的材质可以是非透明的良导体材料例如是金属，亦可以是透明的良导体材料例如是铟锡氧化物”。因此，涉案专利不仅描述了“第一电磁屏蔽层”的功能或效果，还限定了其位置关系和材质。群创公司关于涉案专利权利要求1中“第一电磁屏蔽层”并非功能性特征的上诉主张具有事实和法律依据，最高院予以支持。因此，对于“第一电磁屏蔽层”技术特征的解释，仍应根据权利要求解释的一般规则予以确定，最高院将在如下裁判理由中予以详述。
（二）关于被诉侵权产品是否具备“第一电磁屏蔽层”的技术特征
1.关于“第一电磁屏蔽层”的解释
本案中，各方当事人对于被诉侵权产品是否落入涉案专利保护范围的争议主要集中于被诉侵权产品是否具备权利要求1中“第一电磁屏蔽层”的技术特征。群创公司认为涉案专利权利要求1并未限定“第一电磁屏蔽层”必须为区别于已有布线的新结构，金渝公司、金扬公司以及茂辉公司则认为“第一电磁屏蔽层”不包括利用已有布线的结构。对此，最高院认为，“第一电磁屏蔽层”应解释为已有布线之外的新增结构。具体理由如下：
首先，发明专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。根据涉案专利说明书及附图，“第一电磁屏蔽层”与薄膜晶体管（TFT）矩阵属于相互独立的两个部件，而根据本领域的公知常识，扫描线、数据线、公共电极线均属于薄膜晶体管矩阵内的常规布线，故涉案专利说明书和附图仅公开了在液晶显示器装置原有结构基础上增设一个专门层达到电磁屏蔽效果的技术方案，并未公开通过调整原有数据线、扫描线、公共电极线等常规布线达到电磁屏蔽效果的技术方案。
其次，涉案专利的审查档案也可以用于解释权利要求。根据第37623号无效决定认定的内容，将电磁屏蔽层相比于数据线、扫描线、TFT等电路元件设置在更靠近人眼观察的基板一侧，既能够利用电场屏蔽层实现电磁屏蔽，且通过彩色滤光膜能够实现彩色显示。可见，维持涉案专利有效的无效决定亦将电磁屏蔽层与原有常规布线加以区别，未将原有扫描线、数据线、公共电极线等布线直接认定为电磁屏蔽层。
最后，权利要求解释的结果应当符合发明目的。数据线、扫描线等在工作时自身也会产生电磁辐射，将作为电磁辐射来源的已有布线同时作为电磁屏蔽层屏蔽电磁辐射不合常理，且也难以达到涉案专利的发明目的。
综上，虽然原审法院将涉案专利权利要求1“第一电磁屏蔽层”认定为功能性特征有所不当，但对于该技术特征的解释正确，即“第一电磁屏蔽层”应解释为在液晶显示器装置原有结构基础上新增的一个具有电磁屏蔽效果的专门层，最高院予以确认。
2.关于被诉侵权产品是否具备“第一电磁屏蔽层”的技术特征
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条规定：“人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围；被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同也不等同的，人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。”
根据原审法院组织的鉴定意见所记载的事实，被诉侵权产品液晶面板缺少在TFT基板已有的布线外新增一个具有电磁屏蔽效果的专门层，即被诉侵权产品缺少涉案专利权利要求1中“第一电磁屏蔽层”的技术特征，因此被诉侵权产品未落入涉案专利权利要求1的保护范围，原审法院的相关认定并无不当。群创公司关于被诉侵权产品落入涉案专利权利要求1保护范围的主张缺乏事实和法律依据，最高院不予支持。
综上所述，原审法院关于“第一电磁屏蔽层”属于功能性特征的认定虽有不当，但裁判结果正确，故对群创公司的上诉请求不予支持。最高院依法判决如下：驳回上诉，维持原判。
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